投稿者: wpmaster

続いて、進歩性の判断。

まずは、主引用発明を決める。
請求項１では、「ライト付きしおり」としていて、末尾は「しおり」だ。
そうすると、技術分野は、引用発明１の「しおり」が同じ。
そのため、引用発明１が、主引用発明になる。

次に、一致点と相違点を認定する。
本願発明と引用発明１を対比すると、「しおり」で一致し、「ライト」で相違する。
そのため、一致点は「しおり」、相違点は「ライト」となる。

そして、相違点評価だ。
引用発明２は、「ライト」を開示する。

そして、論理付け。
本願発明の「しおり」と「ライト」は、請求項１の記載によっては機能的にも作用的にも関連が認められない。
そのため、本願発明は、引用発明１と引用発明２という先行技術の「単なる寄せ集め」に該当し、進歩性が認められない。

今回は、「しおり」と「ライト」では、技術分野は違うし、課題も、機能・作用も共通性がない。
だから、動機付けルートは、難しい。

新規性判断では、本願発明と引用発明とを比較する。

・本願発明と引用発明１を対比すると、「ライト」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。
・本願発明と引用発明２を対比すると、「しおり」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。

よって、引用発明１及び２に対し、本願発明は、新規性が認められる。

・・・本当に？

では、こうしたら？

引用発明２は、発光部としおり部がある。

よって、本願発明と引用発明２は、構成要件が一致するため、新規性なし。

さすがに、これはダメ。
これは、「後知恵」といわれるもの、だね。
引用発明２の認定の瑕疵で、違法な拒絶理由になる。

こういう「後知恵」が起きやすいのは、本願の請求項１で、しおり部が機能的に特定されているから。
こういう場合には権利範囲が広くなりがちで、審査官は「後知恵」での判断をしがちだ。
気をつける必要がある。

では、次の事例。

「ライト付きしおり」

本願は、しおりにライトがついているもの。

特許請求の範囲は、次のものだ。

[請求項１]
　光を発する発光部と、
　本のページの間に挿入されるしおり部を備えるライト付きしおり。

引用発明は、２つ。
引用発明１は、しおり。

引用発明２は、ライト。

「相違点」という言葉について、２種類の意味で使われているために、混乱があると思う。

一つは、新規性評価で、「一致点」ではないという意味で「相違点」という用語を使っている。
もう一つは、相違点評価の対象という意味で「相違点」という用語を使っている。

新規性判断では、一致点でない部分である「相違点」があれば、新規性があり、進歩性判断になる。

相違点評価の対象となる「相違点」は、原則として発明全体。
例外的に、「単なる寄せ集め」の場合だけ、部分的な発明の特徴が対象になる。

この２つが混乱すると、新規性と進歩性の判断が混乱してしまいます。

この事例で、相違点評価の対象となる相違点を「消しゴム」という部分にしたんだから、
論理付けでは「単なる寄せ集め」に触れた方がいい。

出願人は、意見書などで「鉛筆」と「消しゴム」の機能的又は作用的な関連を主張することができる。
この意見が妥当であれば、進歩性判断での相違点認定の瑕疵となり、拒絶理由通知が違法になる。
そうすると、審査官は、最初の拒絶理由通知として、動機付けルートで起案することとなるだろう。

例えば、「前記消しゴムは、・・・前記鉛筆の後ろの端に取り付けられる」という点について、
請求項に記載されているが、進歩性判断において検討されていないこと、を主張したとする。
しかし、これだけでは、主張として不足している。
この記載が、「鉛筆」と「消しゴム」の機能的又は作用的な関連を特定していることの主張が必要だ。
通常は、この記載は、機能的にも作用的にも関連していることを示すものとは認められないだろう。

そのため、リパーゼ判決によれば、今の請求項の記載では、機能的・作用的な関連を主張することは難しいだろう。
進歩性を肯定するための主張をするなら、少なくとも請求項の補正は必要だろう。
そして、機能的・作用的な関連が特定されれば、
補正後の請求項に対して、審査官は、特許査定か、最後の拒絶理由通知か拒絶査定で、動機付けルートでの起案をするでしょうね。

いわゆる「容易の容易」って、通常、こういう意味で使われていた。
つまり、「相違点」が機能的・作用的に関連しているのに、個々に、部分的に、独立に相違点評価がなされている場合だ。
そういう場合には、相違点認定及び相違点評価の瑕疵になる、という意味でつかわれていた。

「容易の容易」って、基本的に動機付けルートの場合に問題になるので、例えば周知技術の付加などでは問題にならない。
周知技術の付加等のルートは、主引用発明に「ゼロ」を足すようなもの。
ゼロをいくら足しても、ゼロだからね。「容易の容易」なんて考えは出てこない。
だから、「『容易の容易』なんて概念はない」という意見も、妥当といえば妥当。
ただ、慣習的に、このような意味で使用されていると思う。

この「容易の容易」は、現行の審査基準では、進歩性のところに規定がない。
日本の審査基準では、新規性・進歩性の前提である発明の成立性のところで、発明を「全体として」検討する、というところに根拠を求めざるを得ないだろう。
まぁ、ＰＣＴガイドラインを使って主張するのが、妥当なのかなぁ、とは思うけど。

あと、相違点評価では、一致点認定なんて不要だ、という審査官もいた。
原則として、相違点評価の対象は発明全体なんだから。
だけど、新規性あり、という根拠のために書いている場合もあるし、
周知技術の付加などの論理付けでは、一致点が重要な役割を果たすから、
一致点を認定すべき場合はあると思う。

シンプルな事例だけど、きちんと新規性／進歩性を議論するのは、本当に難しいんですよね。

「動機付け」と「単なる寄せ集め」の両方を使うべき、と考える人もいるだろう。
審査基準で、共に「進歩性が否定される方向に働く要素」として挙げられているからね。

しかし、私は、不適切だと思う。

ＰＣＴガイドライン１３．０５には、次のように書いてある。

「進歩性の判断に際し、クレームされた発明は、通常、全体として考察されなければならない。
　この原則に対する唯一の例外は、組み合わされる特徴の間に機能的関係がない場合である。
　すなわち、当該クレームが単なる特徴の並置であり、真の組み合わせではない場合である。」

つまり、動機付けのルートでは、相違点評価の対象は、「鉛筆＋消しゴム」となる。
他方、単なる寄せ集めルートでは、相違点評価の対象は「消しゴム」となる。
つまり、動機付けルートと単なる寄せ集めルートでは、相違点評価の対象が異なるんだ。

ただ、動機付けルートの前提として、相違点認定の際に「単なる寄せ集め」を検討する場合はある。
だから、両方書いたから、直ちに違法、というわけじゃない。

今回は、相違点評価の対象となる「消しゴム」が、そのまま引用発明２に開示されており、他の論理付けを使う必要はない。
だから、論理付けは、「単なる寄せ集め」だけでよいと考えている。