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まずは、新規性。
特許法２９条１項各号を数式であらわすと、次のようになる。

他方、審査基準を数式であらわすと、次のようになる。
審査基準は、「相違点」という概念を導入したところに意味がある。

新規性の判断は、シンプルだ。

・本願発明と引用発明との間に相違点がなければ、新規性なし。
・本願発明と引用発明との間に相違点があれば、新規性あり。

今回は、新規性（特許法２９条１項各号）と進歩性（同条２項）について。

新規性と進歩性は、審査官補研修が終われば、すぐに判断させられる。
審査官全員が（一応）判断できるという意味では、簡単なのだろう。

正直なところ、自分は、今でも、日々、新たなことに気づいてばかり。
明日は、もっと大きな気づきがあるだろう。その点ではワクワクする。
しかし、新たな気づきがあると、以前の仕事で「こうすればよかった・・・」という後悔が、心に浮かぶ。

私自身、今の時点で、きちんと新規性・進歩性の判断ができている自信は、ない。
他の人たちの仕事をみても、まともに判断できる人が、ほとんどいないという意味では、難しいんだと思う。

今回は、簡単な事例を交えて説明しようと思う。

次は、４問目。

【ＣＳ基準】
　ソフトウエア関連発明の発明該当性の判断の適用時期は、1997年4月1日以降。
　これは、何の日？

＜解説＞
　この1997年4月1日って、本当に重要な日なんです。

　一般的には、記録媒体クレームが認められた日として知られています。

　本当に重要なのは、プログラムクレームに関する拒絶理由の運用が、
　２９条１項柱書違反から、３６条６項２号違反に変更された日、なんですね。

　特許要件違反から、記載要件違反に変わったんです。

　このあたりの経緯がわかると、特許法の保護対象が理解できますので、
　ソフトウエア関連発明についての特許請求の範囲は、少しは記載できるかなぁ、と。

　ソフトウエア関連発明を担当していて、
　このあたりの説明があやふやな審査官は・・・ちょっと信用できないかなぁ。

次は、３問目。

【進歩性】
　進歩性判断のフローチャートでは、「単なる寄せ集め」が記載されていないね。
　どうして？

＜解説＞
　当時の質問を改変して、進歩性判断のフローチャートをベースにしました。
　こちらの１２４ページ（１２７枚目）などを参照してください。
　https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/01.pdf

　先行技術の「単なる寄せ集め」とは、発明特定事項の各々が公知であり、
　互いに機能的又は作用的に関連していない場合です。

　「単なる寄せ集め」は、一般に「動機付け」の一つとして捉えがちです。

　しかし、ＰＣＴガイドライン13.05に記載されているように、
　進歩性判断は、
　原則として発明全体の容易想到性を検討すべきであるものの、
　その唯一の例外が「単なる寄せ集め」で、
　「単なる寄せ集め」の場合だけ、差異それ自身の容易想到性で判断してもいいよ、
　とされています。

　ですので、「論理付け」として、
　一般的な「動機付け」と同時に「単なる組合せ」を使うのは不適切です。

　この問題で、「動機付けの一つです」と回答してしまうと、
　指導審査官からの鋭いツッコミを覚悟する必要があります。

　今考えると、１問目～３問目は関連していたと思いますね。

次は、２問目。

【進歩性】
　青本の２９条２項の説明での「運用上の問題」って、何？

＜解説＞
やっぱり、こう来たか、という感じでした。

何とか答えましたが、今考えると赤面するような回答しかできませんでした。

今なら、少しは、まともな回答ができそうな気がします。

そういえば、セミナーなどで、
新規性と進歩性の規定に違反するケースについて説明すると、
「それは違うぞ！」
みたいなコメントをいただくことがあります。

確かに審査基準には形式的には反するのですが、
法律の趣旨からすれば、実務上、問題がないケースもあります。

審査基準どおりにすれば「運用上の問題」は生じないのですが、
審査基準に反したからといって、直ちに違法とまではいえません。

指導審査官の指摘は、審査官としては、
・旧法での「運用上の問題」は何なのか、
・それを審査基準がどのように回避しているのか、
についての理解が重要だよ、というものでした。